Home \ Noticias e Artigos \ POSSÍVEIS MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E SUA APLICABILIDADE EM TEMA DE MARCAS

POSSÍVEIS MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E SUA APLICABILIDADE EM TEMA DE MARCAS

On novembro 11th, 2011, posted in: Noticias e Artigos by Comentários desativados em POSSÍVEIS MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E SUA APLICABILIDADE EM TEMA DE MARCAS

 

O Direito da Propriedade Industrial é o ramo do Direito que sintetiza de maneira mais clarividente o conflito entre particulares, contudo seus reflexos contêm traços de repercussão geral, exteriorizando-se de modo conglobante todas as relações jurídicas com o fim de atingir o desenvolvimento. Não se trata, pois, de qualquer desenvolvimento, mas e sobretudo, aquele destinado ao bem comum.  
A sociedade com seus conflitos e insatisfações é natural e perfeitamente aceitável. Até uma criança recorre da decisão proferida pelo pai que não permite, por exemplo, sua saída com os amigos. Este recorrerá à benevolência da mãe. É de se notar, nesse ínterim, que, a segunda instância, guardadas as suas peculiaridades, pode ser vislumbrada na figura da mãe que analisando os fatos, sopesando o direito, tentará “reformar a decisão do pai” – primeira instância. Ora, desde cedo se reconhece, mesmo que à distância, o mundo ideal do Judiciário. E ter o que realmente se almeja pode não ser tão difícil quanto na realidade jurisdicional contemporânea.
Neste sentido, analisar-se-á os vícios e as virtudes nas três vias escolhidas para formas de resolução de conflitos existentes a fim de se alçar a que melhor responderá às necessidades daqueles que buscam, através da figura do Estado, a pacificação social e o desenvolvimento.
Dividir-se-á em três métodos a serem publicados separadamente com o objetivo de esclarecer e disseminar as questões atinentes à propriedade industrial sem jamais massificar inteligência, mas e sobretudo, buscando instigar as “razões” caladas pelo senso comum.    
 
 
1. VIA ADMINISTRATIVA: BREVES NOÇÕES, VÍCIOS E VIRTUDES
 
A marca expressa muito mais do que mero investimento empresarial, é a própria refletividade do desenvolvimento econômico, político, social e cultural de uma história.
Não obstante, os profissionais que se enveredam no ramo da propriedade industrial abandonam a objetividade e constroem conceitos eivados de paixão e resquícios tendenciosos. Pode-se imaginar o que seria da Teoria Pura do Direito se Hans Kelsen tivesse escrito à luz do Direito da Propriedade Industrial… Talvez Platão tivesse a capacidade de exprimir que o seu Mundo das Idéias pudesse ser finalmente personificado no mundo real através da idealização da imagem da propriedade industrial.  
Contudo, não se pode olvidar da essência, que é excessivamente privada, dos fatores que incidem sobre a tutela estatal quando se requer o direito de exclusividade de uma marca, por exemplo. 
E de suma importância se faz salientar a necessidade de sopesar a axiologia do sistema e a teleologia visando, a subjetividade do fim, sabidamente destinado aos interesses públicos. A propriedade de um bem material é um direito fundado no fruir, no usar e no dispor – alienar, locar, morar eticétera. A propriedade de um bem imaterial – objeto do presente estudo inclui-se a propriedade industrial, artística, literária e científica desde que possam ser concretizadas no mundo real.
“O inventor, ao criar algo novo, apresenta para a sociedade o fruto da sua intelectualidade. A invenção, por isso, é um bem incorpóreo do qual pode resultar um bem corpóreo (…)”. [1] As invenções, isto é, as criações humanas destinadas à produção material que denomina tecnologia têm a propriedade protegida pela PATENTE; enquanto os símbolos ou sinais que diferenciam os produtos ou a prestação de serviço em um mercado têm sua propriedade protegida pela MARCA.
Muito se discute sobre a natureza real do direito de propriedade industrial. A doutrina dominante ressalta a defesa de que a natureza dos direitos sobre os bens imateriais é direito de propriedade, “assegurando-se ao seu titular num momento de lide o intento de ações possessórias e eventuais benefícios decorrentes de fruição dos prazos prescricionais disciplinados na legislação cível comum”. [2]
Dentro deste contexto, corrobora-se, pois, que a propriedade industrial é inerente às grandes intenções econômicas, e vai além da idéia de decisões fundamentadas sob o ponto de vista técnico-jurídico. Está diretamente proporcional a todas e quaisquer condições humanas – com o ideal tangível seguido de seus aperfeiçoamentos, que é o caso das patentes de invenção (PI) e dos modelos de utilidade (MU), ao dar azo à imaginação com estampas e estilizações ornamentais nos objetos (DI), ou mesmo o pedido de registro de marcas para identificar os produtos e/ou serviços de outros idênticos ou semelhantes.
Tudo, em absoluto, criado pelo intelecto humano é garantido a sua proteção. Desde que atendidos os requisitos legais de novidade, atividade inventiva – ato inventivo no caso de MU, aplicação industrial e descrição clara e objetiva do que se pretende patentear, e atendidas todas as exigências proferidas, será possível a concessão da carta-patente.
O registro de desenho industrial exige menos formalidades no sentido de cumprimento dos requisitos exigidos, não menos importante do que a tutela patentária, esse, cede à vez para a proteção da forma de apresentação – ornamental do objeto. É Instituto independente da patente, sendo que, para que seu registro seja concedido haverá necessidade da observância da novidade. Sua proteção recai sobre as formas e cores apresentadas e não sobre a sua funcionalidade, diferentemente da proteção dispensada às patentes.  
Por sua vez, as marcas gozam de cuidado especial dentro do mundo da propriedade industrial, identificando os produtos e os serviços dos idênticos, semelhantes ou afins, ora certificando ao atestar a conformidade diante de normas ou especificações técnicas, ora para identificar a proveniência dos membros de entidade, grupos ou classes.
A diferença entre eles é o escopo da sua proteção: da patente, PI e MU – originalidade e aperfeiçoamento desta, respectivamente, da de desenho industrial (DI) – as formas e as cores apresentadas, e da de marca – a expressão constante no produto ou serviço conhecido pelo consumidor. 
Não se confunde com a propriedade intelectual – todo sistêmico que abrange os institutos protetivos -, cada qual com sua especificidade. Ao passo que, o instituto da propriedade industrial pode ser particularizado, a seara da propriedade intelectual é ampla, abarcando todos e quaisquer direitos do autor, marcas, indicações geográficas, patentes de invenção, de modelo de utilidade, desenhos industriais, tutela às informações confidenciais, topografias de circuitos integrados, programas de computador, entre outros, tornando a disciplina um tanto quanto complexa, variando as opiniões jurídicas a respeito do tema.
Sendo de notória importância a particularização do objeto do presente estudo – marcas -, para que a teia sistêmica de todo processo não comprometa o trabalho, tendo em vista que os institutos são independentes numa visão jurídica, entretanto completamente condicionados quando entrevistos na atuação prática dos ramos que compreendem a atividade econômica.
As lides advindas do descumprimento contratual – sentido lato -, administrativamente, são resolvidas no âmbito do INPI, ou seja, há publicações semanais na Revista da Propriedade Industrial que informa o momento para ação ou defesa na via administrativa.
 
 
REQUISITOS DA ARBITRAGEM
 
REQUISITOS DA MEDIAÇÃO
 
 
OBSERVAÇÕES
 
 
Direitos Disponíveis
 
Idem
 
–
 
Caráter Obrigacional (dar, fazer e não fazer).
 
 
Idem
–
 
Caráter Contratual
 
 
Idem
–
 
 
Excluída Competência AP DIRETA (entes políticos) quanto à Ordem Pública
 
 
 
 
Idem
 
–
 
Excluída Competência AP INDIRETA (Autarquia Federal – INPI) quando se tratar de questões de MÉRITO.
 
Há exceções quanto ao MÉRITO [3]
Deverá ser observado se se trata de ato vinculado ou discricionário. [4]
 
 
O INPI, que é uma Autarquia Federal responsável pela tutela dos direitos da propriedade industrial, quando emana a concessão do registro de marca faz nascer o direito de exclusividade sobre terceiros, garantida em todo território nacional. Uma marca registrada junto ao INPI deverá excluir a presença de terceiros do uso de marca idêntica, para o mesmo ramo de atividade.
Esse ato da administração pública indireta é a maior forma de manifestação da vontade estatal, é unilateral e seu objetivo visa o interesse público.
Para se determinar a sujeição ao controle judicial, o ato deverá ser ponderado, haja vista que a revogação de um ato discricionário somente poderá ser feita pelo próprio prolator, cuja análise deverá ser limitada ao objeto e ao motivo para sua extinção, e seus efeitos não serão retroativos – “ex nunc”. Ao contrário do ato que exacerba os limites da legalidade.  
No âmbito da Propriedade Industrial, o processo administrativo de um pedido de registro de marca até ter o seu registro concedido, passará por algumas fases, dentre as quais vários atos administrativos poderão vir a acontecer.       
 
 
 
FASES ADMINISTRATIVAS NA LEI nº 9279/96
 
 
ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS
 
ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS
 
Publicações / Republicações
Oposição
Exigências
Manifestação
Transferências
Caducidade
Alterações de nome e de sede
 
Deferimentos
 
Sobrestamento
 
Arquivamento
 
 
No curso administrativo do pedido de registro para determinada marca, estando em consonância com as exigências formais, após o depósito do pedido receber-se-á o protocolo – número definitivo do processo com nove dígitos. Necessário o aguardo da publicação que está sob sigilo por aproximadamente noventa dias. Cumprindo todas as exigências o pedido de registro será PUBLICADO na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial que tem edições semanais. Havendo problemas após a PUBLICAÇÃO, o INPI poderá publicar EXIGÊNCIAS a todo o momento, com o fim de sanar o vício e dar prosseguimento ao pedido. 
Caso a empresa altere o nome empresarial, sua sede ou mesmo transfira a titularidade da empresa, estas deverão ser averbadas junto ao INPI, observadas documentações estabelecidas.
Ao fim de um curso administrativo de aproximadamente três anos [5], o INPI publicará o DEFERIMENTO expedindo a taxa decenal. Adimplida a obrigação de pagar, o pedido de registro dantes entendido como mera expectativa de direito, nasce com a publicação da concessão.
Já a publicação de Sobrestamento só se fará quando uma das quatro decisões do INPI se fizer presente, quais sejam: a anterioridade apontada como óbice ao prosseguimento do pedido for outro pedido anterior; quando houver análise de caducidade; PAN ou mesmo se encontrar sub judice. 
Por derradeiro, a publicação de arquivamento – fim da tramitação jurídico administrativa -, do pedido de registro de marca, é ato administrativo vinculado. Tais atos descritos sucintamente pertencem privativamente à competência do INPI, vinculam-se ao cumprimento das exigências previstas na legislação.    
Ao passo que, a Oposição, a Manifestação e a Caducidade necessitam para seu intento, da provocação de terceiros juridicamente interessados. Os examinadores do INPI têm competência privativa para “julgar” qual parte terá direito sobre determinada questão. Essa decisão administrativa é ato discricionário.  
Os atos discricionários, não se sujeitam ao controle judiciário, em regra. Esse entendimento não pode ser absoluto, há de ser flexibilizado quando assim as partes decidirem, v.g., numa marca – objeto de oposição administrativa -, poderá sem maiores celeumas conviver pacificamente no mercado, em consonância com o acordado pelas partes. Esse acordo surtirá efeitos mais desejados do que um “julgamento” administrativo. Devendo ser, o acordo, averbado junto ao INPI para publicação e consequente efeitos erga omnes.
 
 
FASES ADMINISTRATIVAS NA LEI nº 9279/96
 
 
ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO
 
 
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO
 
 
PAN e Nulidade Parcial (ex officio)
 
PAN (provocado por terceiros juridicamente interessados)
 
 
 
Indeferimento total ou parcial            (ex officio)
 
Indeferimento (a requerimento de terceiros juridicamente interessados em sede incidental de oposição)
 
 
Há atos administrativos que merecem ser apreciados com parcimônia. O   PAN – Processo Administrativo de Nulidade -, e o Indeferimento, são atos administrativos ora vinculados, ora discricionários.
Quando a decisão proferida for ex officio, no caso do PAN e do Indeferimento, não há o que se falar em convivência, por ser o ato administrativo plenamente vinculado. Bem como no descumprimento de preceitos legais, seja na obrigação de dar – adimplemento taxas federais -, ou na obrigação de fazer – apresentar defesa técnica tempestivamente, por exemplo, igualmente vedada a convivência pacífica entre titulares distintos quando se tratar de ato administrativo vinculado proferido pelos servidores do INPI.     
Estas figuras sui generis também podem se apresentar na forma de ato administrativo discricionário. Quando um PAN for instaurado por requerimento de terceiros juridicamente interessados, sua decisão será ato administrativo discricionário. Por sua vez, o opoente, terceiro juridicamente interessado, redigirá no seu pedido em sede de Oposição para que a marca da oposta, ainda em tramitação, seja indeferida. Quando esse pedido for acatado tratar-se-á de ato administrativo discricionário.  
Os princípios norteadores da Administração Pública Direta [6] e da Administração Pública Indireta [7] quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, celeridade – duração razoável -, e participação do usuário na Administração, tendem cada vez mais aos vícios sociais, concretizando decisões eivadas de discernimento quando não poderia ter, tornando-as pessoais através do “jeitinho brasileiro” mascarando a moralidade, publicizando a ineficiência e a desarmonia entre as partes envolvidas.
Apesar de sabedores da existência do controle interno – autotutela administrativa -, que é realizada no controle dos atos praticados, podendo revogar atos inconvenientes e inoportunos – mérito administrativo – e, devendo ser anulados atos ilegais, vedando até mesmo, os direitos adquiridos conforme artigos 53 e 54 da lei nº 9784 de 29 de Janeiro de 1999, há também o controle externo, qual seja: o Poder Judiciário deverá anular todos e quaisquer atos que vão de encontro à legalidade. Tal controle é realizado com relação aos aspectos legais dos atos discricionários, quando v.g., haja violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Fora inclusive sumulado o entendimento sob nº 473 do Supremo Tribunal Federal.
Diante de constatações acerca das decisões proferidas pela Administração Pública Indireta – INPI, com referência à concessão de marcas, muito ainda há o que se melhorar.
O Instituto tem alcançado números significativos. A meta é transformar o INPI num instituto de referência internacional na qualidade e eficiência dos seus serviços. Para concretização deste objetivo na contemporaneidade, o Planejamento Estratégico da Autarquia passou por uma revisão até novembro e seu horizonte agora é 2012. Dentre os projetos estão o aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção; a publicação de diretrizes de exame, cartilhas e manuais;  o ensino à distância; e o avanço na informatização do Instituto. [8]
A marca do depósito até o deferimento conta-se, em média, três anos. Quando há intervenção incidental este prazo poderá se estender pelo dobro. A morosidade imperará de maneira inquestionável trazendo o descontentamento e a insegurança para os titulares dos pedidos de registro que contam apenas com a expectativa de direito. E por quanto tempo perdurará esta precariedade?
As decisões sobre novos depósitos têm alcançado a celeridade, entretanto, os pretéritos foram olvidados pela busca da necessidade mediata duma resposta à sociedade.
Dessarte, a matéria foca a existência do Instituto como responsável pelo estímulo à inovação, que promova a competitividade e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do País. Mas, como atingir essa finalidade sem considerar o tempo e a efetividade como objetivos nucléicos duma ordem administrativa? 
Na maioria dos casos a disputa de interesses desaguará no Judiciário, seja pela falta de informações sobre outras formas propícias de resolução, pelo excesso de ceticismo ou mesmo pela cultura arraigada de que o Judiciário é o único que poderá “dar exatamente o que é seu de direito”.
Carnelutti [9] explica a dessemelhança entre as vias administrativa e jurisdicional em que: “a distinção entre ambas se funda na diferença entre o interesse (público) quanto a composição de conflitos e o interesse (público) em conflito”. Basicamente entre interesses exógenos e endógenos. Completando a explanação, segue a orientação de que a função processual deverá satisfazer as pretensões – atuando no conflito resistido -, enquanto a função administrativa deverá atender o desenvolvimento do interesse em conflito – atuando sobre o conflito de interesses.
O interesse, portanto, da via Administrativa, não é a da composição do conflito resistido entre particulares, até porque o ato tem de estar em consonância com os interesses da coletividade resultando, muitas vezes, em decisões que nada responderá aos anseios das partes envolvidas.
Segundo Carneiro [10], a Constituição da República Federativa do Brasil não impede a solução administrativa, entretanto, não se verá reconhecida a coisa julgada, que se manterá o status apenas no plano administrativo.   
Daí, interessante se fará a apreciação da Ordem Jurisdicional por encontrar reconhecido que a via Administrativa não o melhor método nem tampouco eficaz no plano da pacificação social, dependendo da atuação duma segunda via para completude e ratificação da sua decisão.
 
A continuidade deste tema será publicada noutra oportunidade com subtítulo "VIA JURISDICIONAL (…)".
 
 
Fernanda Silva. Advogada – Silva Filho Marcas e Patentes.
 

 ——————————————————————————————————————————————————-
[1] DI BLASI, G. A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.7279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 28.
 [2] FURTADO, L. R. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 39.
 [3]  A doutrina não faz essa diferenciação quanto ao MÉRITO ao excetuar os atos vinculados dos discricionários emanados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Limita-se a veicular que quando for de competência do Estado quanto à ordem pública e ao mérito, dever-se-á buscar resolução da lide no Poder Judiciário, ficando assim, vedado o auxílio paraestatal. 
 [4]  A diferenciação quanto aos atos vinculados e discricionários é de suma importância para apreciação doutras formas de solução da lide.
 [5]  O INPI está mudando para melhor. A duração do curso administrativo do pedido até a concessão do registro que era de aproximadamente oito anos agora passou a quatro anos.  A visão que o INPI deseja como situacional até 2012, deverá ser colocada em prática através do Planejamento Estratégico (http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/planejamento), que, alterando sorrateiramente, as diretrizes estratégicas, vem dando novo rumo “no que tange à eficiência e à qualidade dos seus serviços”.  
 [6] União, Distrito Federal, Estados e Municípios.
 [7] Referir-se-á à Autarquia Federal Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, responsável pela concessão de marcas, patentes e desenhos industriais
 [8]  Por meio da Resolução PR nº 230, de 30/11/2009, a Presidência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial aprovou a 1ª Revisão do Planejamento Estratégico com a expansão do horizonte para o ano 2012. Disponível em: <www.inpi.gov.br> Acesso em: 13 de dezembro de 2009.
 [9] CARNELUTTI, F. Sistema de direito processual civil. 2.ed. São Paulo: Lemos e Cruz, 2004, p. 339-340.
 [10] CARNEIRO. A. G. Jurisdição e competência: exposição didática: área do direito processual civil. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 39.

About the Author


Blog Categories